非规范性使用注册商标的侵权认定

非规范性使用注册商标的侵权认定

作者：广东法院网浏览次数：次发布日期：2018-02-28

要点提示：商标权的保护，必须有利于鼓励正当竞争，有利于划清商业标识之间的边界。若行为人实际使用的商标与其核准注册的商标存在明显差别，系对注册商标进行拆分、组合的不规范使用，改变了组合商标原有的较为清晰的权利边界，则可能因不规范使用而侵入了他人商标权的权利范围，受到商标法的调整与规制。
案例索引：
　　一审：汕头市中级人民法院（2016）粤05民初307号。
　　二审：广东省高级人民法院（2017）粤民终367号。
　　一、案情　　　
　　上诉人(原审被告）：黄友良。
　　被上诉人（原审原告）：广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“潮宏基公司”）。
　　原告潮宏基公司于1996年成立，经营范围包括从事珠宝、钻石、铂及铂镶嵌饰品、黄金及黄金镶嵌饰品等的生产、加工、批发、零售及维修等业务。2004年至2012年期间，潮宏基公司先后取得第3575029号、第6815750号、第9978293号和第9978312号注册商标，核定使用商品为第14类上的戒指、珠宝等；2009年5月21日，潮宏基公司取得第5124475号注册商标，核定服务项目为第35类上的货物展出等。其中第3575029号注册商标连续被广东省著名商标评审委员会认定为广东省著名商标，2013年12月27日被国家工商总局商标局认定为驰名商标。
　　潮宏基公司经查访发现，被告黄友良在汕头市金平区东方园北区8幢101—102号房开设黄金珠宝销售门店，在店铺装潢、商品包装标签等方面大量使用“潮恒基”标识，架设巨型临街广告牌进行宣传广告，侵犯其注册商标专用权，遂向法院起诉，请求判令：1．黄友良立即拆除、销毁其带有“潮恒基”字样、侵犯潮宏基公司商标专用权的店铺装潢、宣传广告，并立即停止侵犯潮宏基公司商标专用权的一切行为；2．黄友良在其店面及《羊城晚报》非中缝版面刊登声明，消除影响；3．黄友良赔偿潮宏基公司200万元；4．黄友良赔偿潮宏基公司为制止侵权行为所支付的合理费用8万元。
　　案外人优淘电子商务有限公司（以下简称“优淘公司”）于2014年9月28日取得第12503610号“ ”注册商标，核定使用商品为第14类上的珠宝首饰等。2015年7月17日，优淘公司与黄友良签订《商标转让协议》，约定将其所有的第12503610号注册商标转让给黄友良，同时签署《商标使用授权书》，授权黄友良在申请办理第12503610号商标转让期间，有权自行使用及许可他人使用该商标。
　　汕头市金平区东方园周六福珠宝店是于2014年10月27日成立的个体工商户，经营者为黄友良，经营范围为黄金首饰、铂金首饰、珠宝、玉器的销售和饰品批发。2016年5月12日，经核准企业名称变更为“汕头市金平区东方园潮恒基珠宝店”，后于2016年6月6日注销。
　　潮宏基公司在诉前向法院申请证据保全，2016年6月8日法院到黄友良注册登记的经营场所，对包含有“潮恒基”文字、涉嫌侵犯潮宏基公司注册商标专用权的店铺招牌等予以拍照。潮宏基公司在该店购买的挂坠标签标有纵向排列的“潮恒基”字样并加注“®”标识，质量保证单、包装盒、外包装袋均标有“潮恒基珠宝”字样。
　　二、裁判
　　汕头市中级人民法院一审认为，本案的争议焦点主要在于：黄友良将“潮恒基”文字用于门店招牌，商品标签、质量保证单及其包装上的行为是否侵犯了潮宏基公司的商标专用权。潮宏基公司的第5124475号商标，核定服务项目为第35类的广告、货物展出等，与黄友良实际使用的被控侵权标识的商品或服务并不相同或类似，因此黄友良不侵犯潮宏基公司第5124475号商标专用权。潮宏基公司的第3575029号、第6815750号、第9978293号、第9978312号“潮宏基”系列四商标的核定使用商品为第14类上的戒指（珠宝）等，与黄友良实际使用的被控侵权标识的商品相同。黄友良所有的注册商标为“ ” ，是汉字“潮恒基”+汉语拼音的组合，呈上下结构。但黄友良在实际使用中并没有采用注册商标的汉字+汉语拼音组合，只是将其中的“潮恒基”文字单独使用并与其它文字重新组合，系对注册商标进行拆分、组合的不规范使用。黄友良使用的“潮恒基”文字与潮宏基公司的“潮宏基”系列四商标构成近似，侵害了潮宏基公司依法享有的注册商标专用权。故判决：一、黄友良应立即拆除、销毁带有“潮恒基”字样的侵犯潮宏基公司第3575029号、第6815750号、第9978293号、第9978312号注册商标专用权的店面招牌、装潢、商品包装及其标签；二、黄友良应于判决发生法律效力之日起十日内向潮宏基公司支付赔偿金15万元；三、驳回潮宏基公司的其他诉讼请求。
　　一审宣判后，黄友良不服，提起上诉。
　　广东省高级人民法院二审认为，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款、第十条的规定，商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。由于潮宏基公司在国内市场的良好经营与大量宣传，“潮宏基”标识逐渐为相关公众所知悉，商标具有较高的知名度。根据该注册商标的具体特征及其呼叫习惯，其组合要素中的“潮宏基”有着较高的使用频率而在珠宝市场上具有较高的识别力。将被诉侵权标识与潮宏基公司的注册商标进行比对，“潮恒基”与“潮宏基”分别为两者的显著部分。“潮宏基”与“潮恒基”均为臆造词，无特定含义，两者的读音相近，字形相近。以相关公众的一般注意力为标准，对商标进行整体观察和隔离比对，尤其是潮宏基公司是一家于1996年在汕头成立的公司，黄友良的经营场所同位于汕头市，当地珠宝市场的相关公众容易将“潮恒基”和“潮宏基”系列商标相混淆。因此，一审判决认定黄友良使用的被诉侵权标识侵害了潮宏基公司的注册商标专用权并无不当。故判决：驳回上诉，维持原判。
　　三、评析　　
　　注册商标的专用权以核准注册的商标和核定使用的商品或服务为限。所谓“核准注册的商标”，是指登载于商标注册簿上的商标，即由国家工商行政管理总局商标局注册在案的组成商标的文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合。原则上商标权人使用其注册商标应该严格与注册簿上的商标一致。但是，实际商业经营活动中，商标权利人出于营销策略的需要，尤其是商标使用载体的限制，比如开具的发票难以标注商标图形要素、广告宣传版面设计限制、文字商标字体差异、颜色组合商标的色差等，经常会非规范地使用注册商标，或改变了注册商标的使用形式。虽然商标法规定注册商标需要改变其标志的，应当重新提出注册申请，但是在不断变化的市场中，绝对按照注册簿上的商标标志使用确为过于苛刻。
　　《保护工业产权巴黎公约》第五条C（2）规定：商标所有人使用的商标，在形式上与其在本联盟国家之一所注册的商标的形式只有细节的不同，而并未改变其显著性的，不应导致注册无效，也不应减少对商标所给予的保护。我国法律虽未对注册商标的非规范性使用的界限予以明确，但最高人民法院在相关司法政策中指出，实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。上述细微差别应有合理的限度，不得因改变使用行为侵犯他人注册商标专用权。故在不影响他人注册商标专用权范围的前提下，对注册商标非规范使用给予一定的容忍是司法和市场之需。
　　但是，允许商标非规范使用，并不是给予商标使用人自行改变注册商标的权利，更不是允许其利用商标使用的宽松条件搭靠、标榜甚至损害他人的注册商标专用权，谋取不正当利益。我国商标申请注册对标志近似的审查主要采用整体比对与显著部分比对的方法，两个商标标志整体可以区分，并不意味着将其部分要素独立出来进行使用也可以区分。尤其是在先已注册商标经使用已具有一定知名度的情况下，在相同或类似商品或服务上的在后商标使用人，即使享有另外的注册商标专用权，也应尽量区分或避让，而不是故意改变商标的使用形式予以靠近，造成消费者产生混淆。实践中存在一些经营者通过对注册商标，尤其是组合商标的不规范使用行为，如单独使用某一组合商标的文字部分，或单独使用其图形部分，或改变组合商标中文字要素与图形要素的显著特征等，刻意造成相关公众的混淆误认，并从中渔利。对此，《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（以下简称《规定》）第一条第二款规定：原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。
　　依据上述《规定》，人民法院在审理非规范使用商标是否相同或近似时，不能将被控侵权商品生产者或其授权人的注册商标图样，与他人在相同或类似商品上的注册商标图样进行比对，而应将被控侵权商品实际使用的商标图样，与他人在相同或类似商品上的注册商标图样进行比对。毕竟商标权人在核定商品上使用其注册商标的行为是否侵犯他人注册商标专用权不属于人民法院审理范围，应由有关行政主管机关解决，人民法院不能予以评判，判断时只能就实际不规范使用的商标图样与他人注册商标进行比对。比对时，如两件商标在视觉上基本无差别的，应认定为相同商标。如两件商标不属相同商标，但通过比对各自构成要素的音、形、义或整体结构，综合考虑引证注册商标的知名度和显著性，以及被控侵权商品实际使用的商标的知名度和显著性，容易使相关公众对商品来源产生混淆等，进行是否构成近似的判定。若经营主体对组合商标所进行的不规范使用行为从本质上改变了组合商标的显著特征，亦改变了经核准注册的组合商标所原本拥有的较为清晰的权利边界，损害了他人依法享有的注册商标专用权，与他人的注册商标构成相同或近似的，则应承担相应的侵权责任。
　　具体到本案，原告潮宏基公司的第3575029号、第6815750号、第9978293号、第9978312号“潮宏基”系列四商标的核定使用商品为第14类上的戒指（珠宝）等，与被告黄友良实际使用被控侵权标识的商品相同。根据“潮宏基”系列四商标的具体特征及其呼叫习惯，其组成要素中的“潮宏基”文字部分，因有着较高的市场知名度而具有较强的识别力，是商标的主要识别部分。黄友良的注册商标为“ ” ，是汉字“潮恒基”+汉语拼音的组合，呈上下结构。在呼叫习惯上，“潮恒基”文字要素在其注册商标中较具显著性，将“潮宏基”与“潮恒基”进行比较，两者均由三个汉字构成，前后汉字相同，区别只是中间的汉字，潮宏基公司为“宏”字，黄友良为“恒”字。虽“宏”与“恒”文字不同，但两字声母相同，只是韵母不同，无论以普通话或者双方当事人所处的潮汕地区使用的方言判断，二字读音近似。且“潮宏基”与“潮恒基”整体上均无特别的含义，为臆造词，从人们的听觉出发，可以判定“潮恒基”易使相关公众对商品的来源产生混淆，应认定为近似。
　　在使用方式上，黄友良在店面招牌的正面及其左侧使用了“潮恒基珠宝”文字、下方标注了较小的“CHAOHENGJI JEWELERY”；在店面招牌右侧，则使用了纵向排列的“潮恒基”三字并加注“®”标识；商品标签上，以纵向排列的方式使用“潮恒基”文字并加注“®”标识，在质量保证单、包装盒、外包装袋上均使用了“潮恒基珠宝”文字，可见黄友良并没有采用注册商标的汉字+汉语拼音组合，只是将其中的“潮恒基”文字单独使用并与其它文字重新组合，尤其在招牌右侧和商品标签上，已改变文字的组成结构，将横向排列改变为纵向排列，并将改变后的商标加注册标记“®”。该行为实际是在保持其注册商标显著特征——“潮恒基”文字的前提下，改变其注册商标的标志，并进行使用和宣传，已构成自行改变注册商标，系对注册商标进行拆分、组合的不规范使用。
　　可见，黄友良本案实际使用的商标与核准注册的商标存在明显差别，即使黄友良在使用中未改变其注册商标显著特征，但该差别部分应有合理的限度，不得因改变使用行为侵犯他人注册商标专用权。尤其是在潮宏基公司的在先注册商标经使用并具有一定知名度的情况下，黄友良作为在相同商品上的在后商标使用人，即使享有另外的注册商标专用权，也应予以区分或避让，而不能故意改变商标的使用形式予以靠近，造成消费者产生混淆或误认。因此，黄友良使用的“潮恒基”文字与潮宏基公司的“潮宏基”系列四商标构成近似，损害了潮宏基公司依法享有的注册商标专用权，依法应承担停止侵害、赔偿损失等侵权责任。