司法观点

大量注册囤积国外知名品牌的中文商标或其他图形商标后，向品牌创始人高价索要商标转让费用，索要不成后又提起大量商标侵权诉讼案件要求损失赔偿的，应当认定商标注册人为恶意抢注。对于违反诚实信用原则的恶意抢注人，法院不支持其损失赔偿的诉讼请求。

知识点

1、恶意抢注商标的几种表现形式

2、恶意抢注商标如何认定？

3、商标被恶意抢注，商标创始人如何救济？

4、知名商标可以申请防御商标

……详情见下文

经典案例

A公司成立于2004年7月20日，注册资本50万元，经营范围包括：展览活动策划、设计、室内装饰设计、文化交流活动策划等。B公司成立于2005年4月27日，注册资本50万元，经营范围包括：企业管理咨询、企业形象设计、商标代理、展览策划等。A公司与B公司共同申请在第25类商品上注册第10619071号商标，使用期限自2013年6月21日至2023年6月20日。此外，A公司和B公司分别持有注册商标共计2600余件。

后A公司和B公司以优衣库公司未经其许可，在相同商品及相关网络推广宣传中使用与第10619071号商标相同的标识，侵犯其注册商标专用权为由，将优衣库公司诉至法院，要求优衣库公司停止侵犯商标专用权行为，并赔偿经济损失15万元及制止侵权所支付的合理费用12598元。此外，A公司和B公司还要求优衣库公司在《上海日报》上就商标侵权行为刊登声明。

A公司和B公司起诉后，曾与优衣库就转让涉案第10619071号商标事宜进行过谈判，A公司和B公司要求优衣库以不低于800万元的价格受让案涉商标。

庭审中，优衣库公司辩称，其销售的涉案商品上全部使用了具有较高知名度的自有的UNIQLO优衣库注册商标。且优衣库采用的是SPA（自由品牌服饰专业零售商）经营模式，案涉商品仅通过使用自有商标的直营店或网络专卖店进行销售，消费者进入店铺即明知其销售的商品均为优衣库自有品牌，故对涉案商品的来源不会产生混淆。此外，涉案第10619071号注册商标没有实际使用，不具有价值和知名度，A公司和B公司没有实际损失。A公司和B公司申请注册大量商标却不实际使用，还企图通过诉讼索取高额商标转让费，A公司和B公司已就本案基本相同的事实向全国各地法院提起诉讼42件，明显具有滥用诉权的恶意。

本案一审法院判决优衣库公司停止侵权行为，驳回A公司和B公司其他诉讼请求，二审判决驳回了A公司、B公司和优衣库公司的上诉请求，优衣库公司向最高人民法院申请再审，最高人民法院于2018年9月20日裁定提审。案件审理过程中，商标局于2018年8月6日发布第1610期商标公告，显示涉案注册商标在全部商品上宣告无效。

法院认为

本案的争议焦点为：A公司、B公司是否滥用其商标权。

商标法第四条规定：“自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品，需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商品商标注册。”根据本院查明的事实，北京市高级人民法院（2017）京行终5603号判决认定“B公司申请注册了1931件商标，A公司申请注册了706件商标，其中部分商标与他人知名商标在呼叫或者视觉上高度近似……A公司、B公司曾在华唯商标转让网上公开出售诉争商标，并向优衣库公司提出诉争商标转让费800万元”“A公司、B公司超出经营范围，非以使用为目的且无合理或正当理由大量申请注册并囤积包括诉争商标在内的注册商标，还通过商标转让、诉讼等手段实现牟利，其行为严重扰乱了商标注册秩序、损害了公共利益，并不当占用了社会公共资源，构成商标法第四十一条第一款规定的‘以其他不正当手段取得注册’的情形”。2018年2月27日，商标评审委员会作出第309号裁定，对北京市高级人民法院的判决予以确认，并对涉案注册商标予以无效宣告。2018年8月6日，商标局发布第1610期商标公告，该期公告显示第涉案注册商标在全部商品上宣告无效。

此外，原审法院已经查明A公司、B公司未能成功转让涉案注册商标，即分别以优衣库公司及其各自门店侵害该商标专用权为由，就基本相同的事实展开系列诉讼，A公司、B公司在每个案件中均以优衣库公司及作为其门店的一家分公司作为共同被告起诉，利用优衣库公司门店众多的特点，形成全国范围内的批量诉讼。

《中华人民共和国商标法》（2013年修正）第七条规定：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。”虽然前述商标法于2014年5月1日方施行，但作为民事基本法，《中华人民共和国民法通则》早在1986年即已规定“民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则”。民法基本原则在整个法律体系中发挥基础性和全局性的作用，商标领域也不例外。诚实信用原则是一切市场活动参与者均应遵循的基本准则。一方面，它鼓励和支持人们通过诚实劳动积累社会财富和创造社会价值，并保护在此基础上形成的财产性权益，以及基于合法、正当的目的支配该财产性权益的自由和权利；另一方面，它又要求人们在市场活动中讲究信用、诚实不欺，在不损害他人合法利益、社会公共利益和市场秩序的前提下追求自己的利益。民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。一方面，它保障当事人有权在法律规定的范围内行使和处分自己的民事权利和诉讼权利；另一方面，它又要求当事人在不损害他人合法权益和社会公共利益的前提下，善意、审慎地行使自己的权利。任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用，其相关主张不应得到法律的保护和支持。

本案中，根据查明的事实，A公司、B公司以不正当方式取得商标权后，目标明确指向优衣库公司等，意图将该商标高价转让，在未能成功转让该商标后，又分别以优衣库公司及其各自门店侵害该商标专用权为由，以基本相同的事实提起系列诉讼，在每个案件中均以优衣库公司及作为其门店的一家分公司作为共同被告起诉，利用优衣库公司门店众多的特点，形成全国范围内的批量诉讼，请求法院判令优衣库公司及其众多门店停止使用并索取赔偿，主观恶意明显，其行为明显违反诚实信用原则，对其借用司法资源以商标权谋取不正当利益之行为，本院依法不予保护。

最终，最高人民法院判决撤销一审、二审判决，驳回A公司和B公司全部诉讼请求。

律师点评

上述典型案例涉及到了对恶意抢注商标的认定，我们对此作几点阐释：

1、恶意抢注商标的几种表现形式

恶意抢注商标是指商标创始人之外的第三人以获利为目的，用不正当手段抢先注册创始人在相关领域中已经使用并有一定影响的商标。

常见的恶意抢注有以下几种表现形式：

第一、抢注国外知名品牌的中文商标。很多国外知名品牌在准备进军中国市场注册中文商标时发现自己使用已久但尚未注册的中文品牌名称或标识早已经被他人注册。近年来，这样的情况屡见不鲜，也误导了很多不明真相的消费者购买了使用抢注商标的商品。

第二、和国内知名品牌打擦边球。常见的例如把知名品牌与其他词语相结合形成新词语，这些新词语看上去与知名品牌有所关联，但事实上是被他人恶意抢注。例如“华为生活”实际并不是华为公司所注册。

第三、抢注通用名称和行业术语。很多词语是某一领域或某一地区在销售商品时经常会使用的，尤其是一些有地域特色的农副产品。

第四、将知名人士姓名作为商标抢注。最著名的乔丹案，就是将篮球运动员乔丹及其家人的姓名作为商标抢注。

2、恶意抢注商标如何认定？

判断他人是否恶意抢注商标，可以结合以下几方面事实进行认定：

第一、注册人是否明知或应知该商标。如果该商标具有一定知名度，例如本案中的优衣库，A公司和B公司还申请注册与优衣库类型或相同的商标，显然具有抢注恶意。如果商标不具有知名度，但申请人出于代理、代表、商业合作、地域等关系而应知该商标，例如该商标属于商业合作供应商公司所有，则再注册与此标识或商标相似或相同的商标，也应推定其具有主观恶意。

第二、注册人申请注册的商标是否具有显著性和独创性。很多恶意抢注人只是把知名品牌进行了音译或使用谐音，或者进行简单的词语拆分、替换与组合，甚至有的抢注人原封不动把通用名称或行业惯常用语拿来当商标注册。大量注册这种没有显著性和独创性的商标，法院可能会认定构成恶意抢注。

第三、其他违反诚实信用原则的行为。例如大量囤积商标、抢注后索要高额转让费、许可费，索要不成又以侵犯商标专用权为由起诉要求赔偿损失。本案中的A公司和B公司就属于这种情形。最高人民法院认定A公司和B公司违反诚实信用原则，滥用商标权和诉权，驳回了A公司和B公司要求优衣库公司赔偿损失的诉讼请求。

公司治理建议

1、商标被恶意抢注，商标创始人如何救济？

如果商标创始人发现商标被恶意抢注，可以考虑以下几种救济途径：

第一、提出商标异议。在商标进行初审公告但尚未被核准注册之前，商标创始人可以向商标局提出异议。

第二、申请撤销。如果抢注商标使用了核定商品的通用名称的，商标创始人可以向商标局申请撤销该注册商标。此外，如果商标被恶意抢注后无正当理由连续三年未使用的，商标创始人也可以向商标局申请撤销该注册商标。

第三、无效宣告。对于抢注通用名称、缺乏显著性的商标，商标创始人可以向商标局申请无效宣告。需要注意的是，如果商标创始人要申请无效宣告，应当在商标被核准注册之日起五年内提出。但如果是驰名商标被恶意抢注，无效宣告不受五年时间限制。

第四、依据《反不正当竞争法》提起诉讼要求恶意抢注人赔偿损失。某些恶意抢注行为符合反不正当竞争法中所禁止的“混淆”行为，例如使用谐音、抢注国外知名品牌中文商标等，商标创始人可以要求抢注人赔偿损失。

2、知名商标可以申请防御商标

防御商标是指商标专用权人主动在同种商品上注册近似商标，或者不同种类上注册相同商标。例如阿里巴巴集团注册的“阿里爸爸”、“阿里妈妈”等商标。申请注册防御商标的好处在于可以避免近似商标落入意图不轨之人手中。

但是根据《商标法》的规定，如果注册商标之后三年内没有实际使用，商标可能会被撤销。而且注册大量防御商标的成本也比较高。知名商标专用权人需要权衡利弊来考虑是否要注册防御商标。

法条指引

《中华人民共和国商标法》

第七条 申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。

第三十二条 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》

第二十三条 在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。在先使用人主张商标申请人在与其不相类似的商品上申请注册其在先使用并有一定影响的商标，违反商标法第三十二条规定的，人民法院不予支持。